Rappeler qu’un signe doit être distinctif pour constituer une marque valable est un lieu commun.
Rappeler qu’un signe descriptif au moment de son dépôt peut par la suite devenir une marque valable l’est moins.
L’article L 711-2 du CPI dispose certes que le caractère distinctif peut « être acquis par l’usage », mais ne précise pas si cet usage doit intervenir avant ou après son enregistrement (la directive communautaire 2008/95/CE du 22 octobre 2008 laissant à chaque Etat membre la possibilité de prendre en considération des faits postérieurs à la demande d’enregistrement).
La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme dans son arrêt du 14 mai 2013 (n°12-15534) que les actes d’exploitation du signe postérieurs à l’enregistrement permettent d’acquérir un caractère distinctif. Cette décision n’est pas la première confirmant la portée de l’article L711-2, mais mérite d’être relevée.
Dans cette espèce la société Sig-Image avait sollicité la nullité de la marque verbale française « DICT.fr » déposée le 2 octobre 2000 dont la société Sogelink était propriétaire, qui désignait notamment des services de gestion des affaires commerciales. Il n’est pas inutile de rappeler que ce signe constituait l’acronyme de « Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux » (acronyme qui figurait notamment sur le formulaire CERFA associé à cette déclaration légale).
Reconventionnellement, Sogelink avait reproché des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale à Sig-Image.
Par jugement du 19 novembre 2009 le Tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la nullité de la marque « DICT.fr » et débouté Sogelink de ses demandes reconventionnelles. Sogelink a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 19 janvier 2012 (09/07831) la Cour d’appel de Lyon a certes relevé qu' « à la date de de son dépôt ce signe était purement descriptif de l’ensemble des produits et services désignés » mais que le caractère distinctif de la marque avait été acquis par l’usage qui en avait été fait postérieurement à son enregistrement, confirmant ainsi sa validité. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour d’appel de Lyon a examiné « une masse de documents si importante que tous ne peuvent être cités » et notamment des documents datés de 2004, 2005 et 2008, c’est-à-dire postérieurs à l’enregistrement de la marque.
La Cour d’appel ayant par ailleurs jugé que les sociétés Sogelink et Sig-Images avaient toutes deux commis des actes de concurrence déloyale, ces dernières se sont pourvues en cassation.
Leurs pourvois sont rejetés.
La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi incident formé par Sig-Images – qui reprochait à la Cour d’appel de Lyon d’avoir violé l’article L 711-2 du CPI en refusant de prononcer la nullité de la marque dont elle avait reconnu le caractère « purement descriptif » – relève :
« Mais attendu qu’un signe, qui a été enregistré comme marque, alors qu’il était dépourvu de caractère distinctif, peut acquérir ultérieurement un tel caractère par l’usage qui en est fait, à titre de marque ; que l’arrêt relève que le signe « dict.fr » a largement et continuellement été exploité, par la société Sogelink, en tant que marque, depuis 2004, pour désigner un service internet permettant aux entreprises de maîtriser les paramètres de contrôle et d’émission des déclarations imposées légalement pour certains travaux ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que le signe « dict.fr » avait acquis un caractère distinctif par l’usage ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ; »
Ce faisant, la Cour confirme qu’une marque dépourvue de caractère distinctif peut l’acquérir par l’usage qui en fait à titre de marque, postérieurement à son enregistrement.
Cette solution rappelle bien évidemment les dispositions du Règlement 207/2009 sur les marques communautaires, mais pourrait également faire écho à la proposition de directive du Parlement et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques du 27 mars 2013, dont l’article 4.5 prévoit :
« Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d’enregistrement ou après la date d’enregistrement et après à la suite de l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif ».
Le Parlement et le Conseil ont clairement affirmé dans leur proposition de directive qu’elle visait à « rapprocher davantage les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire », ce à quoi contribue la Cour de cassation par cette décision.
