Barres "Kit-Kat" : l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque communautaire doit être démontrée pour l’ensemble des Etats membres concernés

La société Nestlé a déposé en 2002 la marque communautaire tridimensionnelle portant sur la forme de son célèbre biscuit :

Une action en nullité a été introduite par la société américaine Mondelez, qui a abouti à la nullité de la marque en 2011.

Un recours contre la décision de la division de l’annulation a alors été formé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

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La chambre de recours a considéré que :

• la forme était d’une simplicité excessive et qu’elle était dès lors dépourvue de caractère distinctif ;

• la marque contestée avait en revanche acquis un caractère distinctif par l’usage fait dans l’Union européenne puisque près de 50% du public des Etats membres, représentant près de 90% de la population de l’Union, identifiait la marque comme indiquant comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.

Cependant, le Tribunal de l’Union européenne rappelle que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque communautaire doit être apportée dans tous les États membres concernés.  En l’espèce, il a bien été établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans dix pays de l’Union européenne, représentant près de 90 % de la population de ce territoire. Néanmoins, la perception de la marque par le public pertinent doit être établie dans l’ensemble des Etats membres concernés, ce qui n’a pas été le cas pour quatre d’entre eux (Belgique, Irlande, Grèce et Portugal). La décision est donc annulée.